전소정
우리가 잘 아는 우유 제품 중에 ‘맛있는 우유’라는 상표명의 제품이 있다. ‘맛있는 우유’는 상표 등록이 가능할까? 또는 ‘K2’라는 알파벳 하나와 숫자 하나로 구성된 간단한 상표도 등록이 가능할까?
이런 문제들은 모두 상표 등록의 기본 요건 중의 하나인 ‘식별력’이라는 요건에 관한 문제다. 우리나라를 포함한 중국, 대부분의 세계 국가들은 독점배타권인 상표권을 받기 위해서는 해당 상표가 ‘식별력’을 갖출 것을 요구하고 있다. ‘식별력’이라는 것은 ‘자신의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 능력’을 말한다. 즉, 소비자들이 브랜드만 보더라도 나의 제품과 타인의 제품을 구별할 수 있어야 하는 것이 기본적인 상표의 기능이라 할 것인데 이러한 힘이 없거나 극히 약한 상표는 상표 등록을 해줄 수 없다는 것이다.
중국에서도 마찬가지로 식별력을 갖출 것을 요구하고 있으나 우리나라와 식별력에 대한 자세한 판단기준, 판단방법 등이 달라 중국에 브랜드를 런칭하고자 하는 기업들은 중국에서의 ‘식별력’ 판단기준과 방법들에 대해 숙지해 둘 필요가 있다.
유명한 지리적 명칭 ‘Hawaii’를 상표명에 포함시켜도 등록될 수 있을까. 한국 상표법 제33조 제1항 제4호는 “현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표”는 등록 받을 수 없다고 규정하고 있다. 서울, 압구정, 런던, 뉴욕 등 일반소비자들이 누구나 알 수 있을 정도로 유명한 국내외의 지리적 명칭만으로 구성된 상표는 등록 받을 수 없다는 것이다.
여기에서, 주의해야 할 점은 한국 상표법은 ‘현저한 지리적 명칭만’으로 구성된 상표는 등록 받을 수 없으나 현저한 지리적 명칭을 포함하고 있더라도 다른 식별력 있는 문자나 도형과 결합했을 경우에는 등록이 가능하다는 점이다.
예를 들어, ‘PARIS LOHAS”라는 상표를 출원하려고 한다면 현저한 지리적 명칭인 ’PARIS‘가 포함되어 있다고 하더라도 ’LOHAS‘라는 식별력 있는 상표가 결합되어 있다면 등록이 가능하다는 것이다.
그러나, 중국에서는 사정이 다르다. 중국에서는 현저한 지리적 명칭을 포함하는 것만으로도 출원 단계에서 등록이 저지될 수 있다.
한 사례를 들어보면, ‘cafe KONA QUEENS 카페코나퀸즈’라는 커피 브랜드는 하와이의 “코나(KONA)”라는 지역의 산지에서 나는 원두로 만든 커피를 판매하다는 것이 특징이다.
로고 역시 영문 ‘cafe KONA QUEENS’를 쓴 후 그 하단에 작은 글씨로 ‘Hawaiian Queen Coffee’를 병기해 중국에 상표 출원을 하였는데 결과는 거절결정이었다. 이유는, ‘HAWAIIAN’이 중국어로는 夏威夷人[하와이인의, 하와이의]이라는 뜻으로 “지리적 표지이므로 등록을 허여할 수 없다”는 것이었다.
만일 우리나라였다면, 어떤 심사 결과가 나왔을까? 우리나라였다면 비록 현저한 지리적 명칭인 ‘Hawaiian’이 포함되었다고 하더라도 다른 식별력 있는 요소인 도형과 문자가 함께 결합되어 있어 등록을 해주었을 것이다.
그러나, ‘Hawaiian’ 부분이 설사 상표명에 포함시켜 등록이 된다고 하더라도 ‘Hawaiian’ 부분에 출원인만 사용할 수 있는 독점권이 형성되는 것은 아니기 때문에 카페업에서 타 업체가 ‘Hawaiian’을 사용하더라도 이에 대해 권리행사를 하여 사용하지 못하게 만들 수는 없다. 그렇다면 굳이 ‘Hawaiian’을 상표명에 포함시키지 않고 출원은 ‘Hawaiian’을 제외하고 ‘cafe KONA Queens’로 하더라도 이후 사용 시에는 ‘Hawaiian’을 함께 사용할 수 있게 된다. 이에, 기업 측에서는 ‘Hawaiian’을 제외하고 ‘cafe KONA queens’로 출원해 최종적으로 등록 받았다.
중국에서는 현저한 지리적 명칭이나 상품의 성질을 직접적으로 나타내는 표기를 포함할 경우 우리나라보다 거절결정을 내릴 가능성이 훨씬 높다. 따라서, 내 상표에 지리적 명칭이나 상품의 성질을 직접적으로 표현하는 말이 포함되었다고 한다면 출원 시 견본에 포함시킬 지 여부부터 고민해 보아야 한다.